MAO:42/03

Patenttia koskeva ilmaisu
Rojaltimaksu

Dnro 4/2002
Antopäivä 28.2.2003

Mineral Technologies, Inc. vastaan Oy Aga Ab. Vastaajayhtiö oli tarjonnut eräälle asiakkaalleen, joka oli myös hakijan asiakas, lisensiointisopimusta, johon oli sisältynyt myös rojaltimaksuja koskeva sopimusehto. Koska vastaaja oli tarjonnut ko. menetelmää omana menetelmänään, rojaltimaksun edellyttäminen ko. menetelmän hyödyntämisestä ei ollut ollut perusteetonta. Rojaltimaksun sisällyttäminen tällaiseen lisensiointisopimusluonnokseen ei merkinnyt väitettä siitä, että hakija loukkaisi vastaajan patenttioikeuksia. Vastaajan ei ollut näytetty esittäneen hakijan asiakkaalle rojaltimaksuja koskevia vaatimuksia, jotka olisivat perustuneet muuhun seikkaan kuin mainittuun vastaajan patentoiman menetelmän lisensiointitarjoukseen. Vastaajan ei ollut näytetty uhanneen hakijan asiakasta patentinloukkausta koskevilla lausumilla. Vastaaja ei ollut menetellyt elinkeinotoiminnassaan hyvän liiketavan vastaisesti eikä muutoinkaan hakijan kannalta sopimattomasti.

SopMenL 1 § ja 6 §

MINERAL TECHNOLOGIES, INC.:N VAATIMUKSET

Mineral Technologies, Inc. on vaatinut, että Oy Aga Ab:tä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla sakon uhalla kielletään myynnin ja markkinoinnin yhteydessä jatkamasta ja toistamasta Myllykoski Paper Oy:lle vaatimuksia rojaltimaksuista tai muulla tavoin uhkaamasta Myllykoski Paper Oy:tä patentinloukkausta koskevilla lausumilla. Hakija on myös vaatinut, että vastaaja velvoitetaan korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikulut 76.766,63 eurolla korkoineen. Hakija on vaatinut, että vastaajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylättävä siltä osin kuin kuluihin on sisällytetty patenttiasiamiehen käyttämisestä aiheutuneet kulut.

Hakija on toiminut sellu- ja paperiteollisuuden pigmenttien toimittajana Suomessa vuodesta 1993 lähtien. Myllykoski Oyj:n Anjalankosken paperitehtaat ovat olleet hakijan asiakkaana vuodesta 1997 lähtien. Kun hakija syksyllä 1999 aloitti pH-arvon kontrollointia koskevan uuden ATTM PCC CO2 -teknologian markkinoinnin Myllykoskelle, kävi ilmi, että Oy Aga Ab oli neuvotteluissaan Myllykosken kanssa väittänyt, että hakijan teknologia loukkaisi vastaajan patenttioikeuksia. Myllykoski on mainitusta väitteestä johtuen kieltäytynyt testaamasta ja ostamasta hakijan teknologiaa. Väite on siten aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen vahinkoa hakijan Suomessa harjoittamalle liiketoiminnalle.

Myllykoski Paper Oy:n tehtaan insinööritoimistossa, Anjalankoskella on Myllykosken ja vastaajan välillä käyty neuvotteluja nestemäisen hiilidioksidin toimittamisesta mm. 22.3., 9.4., 10.5., 4.6. ja 18.8.1999. Jossakin mainituista neuvotteluista vastaajan puolelta esitettiin, että vastaaja ja UPM-Kymmene Oyj yhdessä omistavat patentin menetelmään, jossa hiilidioksidia syötetään paperimassaan PH:n säätämiseksi. Samassa neuvottelussa tarjottiin myös vastaajan ja UPM-Kymmene Oyj:n menetelmän lisensioimista Myllykoskelle, josta Myllykosken olisi tullut maksaa huomattavan suuri rojalti. Vastaaja on jopa lähettänyt lisenssisopimusluonnoksen Myllykoskelle. Toisin sanoen vastaaja on antanut ymmärtää, että Myllykoski hyödyntämällä hakijayhtiön AT PCC CO2 -teknologiaa loukkaisi vastaajan patenttioikeuksia ja tällä tavalla on pyrkinyt rasittamaan Myllykoskea perusteettomilla rojaltimaksuilla. Menettelyllään vastaaja on aiheuttanut sen, ettei Myllykoski ole uskaltanut hyödyntää hakijan AT PCC CO2 -teknologiaa Suomessa. Kyseisissä neuvotteluissa on vastaajan puolelta ollut läsnä neuvotteluryhmä, johon kuului mm. A. Myllykosken puolelta oli paikalla mm. B.

Vastaajan esittämistä väitteistä on sittemmin käyty neuvotteluja Myllykosken ja hakijan välillä ja myös hakijan ja vastaajan edustajat ovat kokoontuneet asian sovinnollisen ratkaisun saavuttamiseksi. Asiasta on lähetetty joulukuussa 2001 kirje vastaajayhtiön toimitusjohtajalle ja pyydetty vahvistusta, ettei tällaisia uhkauksia jatkettaisi. Siihen on kuitenkin vastattu, että vastaaja ei voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kirjeessä mainittu päämiehen teknologia tosiasiassa loukkaisi vastaajan tai sen konsernin immateriaalioikeuksia. Myllykoski Oyj ei suostu ostamaan hakijan teknologiaa ennen kuin on saatu vahvistus vastaajalta, että he eivät ryhdy asiassa toimenpiteisiin.

OY AGA AB:N VASTAUS

Oy Aga Ab on kiistänyt menetelleensä SopMenL:n vastaisesti ja vaatinut hakemuksen hylkäämistä. Vastaaja on myös vaatinut, että hakija velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 36.168,98 eurolla, patenttiasiamiehen käyttämisestä vastaajalle aiheutuneet kulut 8.860 eurolla ja vastaajan asianosaiskulut 2.100 eurolla, kaikki määrät korkoineen.

Hakijalla ei ole oikeutta omissa nimissään esittää vaatimuksia kolmannen tahon eli Myllykoski Oyj:n puolesta, joten hakijalla ei ole tältä osin asialegitimaatiota asiassa. Hakija on ilmoittanut sen tietoon tulleen jo syksyllä 1999, että vastaaja olisi menetellyt hakijan mielestä SopMenL:n vastaisesti aiemmin kyseisenä vuonna, eli hakemuksessa tarkoitettu väitetty menettely olisi tapahtunut jo vuosia sitten. Mistään ei ilmene, että hakijalla olisi oikeussuojan tarve vuonna 2002 saada vaatimansa ratkaisu asiaan.

Hakija ei ole yksilöinyt vaatimuksiaan. Vaatimuksesta ei selviä, mitä rojaltimaksuvaatimuksia, saati mitä patentteja tai mitä loukkausta koskevia lausumia hakija tarkoittaa. Hakija ei ole myöskään yksilöinyt, mitä hakemuksessa mainittu AT PCC CO2 -teknologia on. Hakijan mukaan vastaaja olisi neuvotteluissaan Myllykosken kanssa väittänyt, että hakijan teknologia loukkaisi vastaajan patenttioikeuksia. Saatuaan kehotuksen yksilöidä vaatimustaan hakija on väittänyt, että vastaaja on antanut ymmärtää, että Myllykoski hyödyntämällä hakijayhtiön AT PCC CO2 -teknologiaa loukkaisi vastaajan patenttioikeuksia.

Hakija on yksilöinyt vaatimustaan myös siten, että vastaajaa vaaditaan kiellettäväksi jatkamasta ja toistamasta Myllykoski Paper Oy:lle perusteettomia vaatimuksia rojaltimaksuista. Jos vastaajaa kiellettäisiin vaatimasta lisenssimaksuja sen omistamien patenttien hyödyntämisestä, katsottaisiin käytännössä samalla, että patentit ovat mitättömiä tai että vastaaja ei niitä hallinnoi. Tämänkaltaisten seikkojen tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan. Hakijan on halutessaan saatettava mahdolliset patentin mitättömyyttä koskevat kysymykset patenttilain mukaisessa oikeuspaikassa käsiteltäviksi.

Vastaaja on kehittänyt paperinvalmistuksessa käytettäväksi menetelmän, jossa käytetään hiilidioksidia estämään tai vähentämään kalsiumkarbonaatin liukenemista paperinvalmistusprosessissa. Vastaajalle on yhdessä UPM-Kymmene Oyj:n kanssa vuonna 1999 myönnetty asiaan liittyvä patentti. Patentin suojaamassa menetelmässä hiilidioksidia syötetään paperimassasuspensioon kalsiumkarbonaatin liukenemisen estämiseksi.

Myllykoski ja vastaaja tekivät huhtikuussa 1998 sopimuksen hiilidioksidin ja siihen liittyvän kaasunjakelujärjestelmän toimittamisesta Myllykosken paperitehtaille. Alkuvuonna 1999 vastaaja aloitti Myllykosken kanssa neuvottelut, joiden tarkoituksena oli sopia uudelleen aikaisemmin sovituista toimituksista. Neuvottelujen uudelleen käynnistämisen syynä oli se, että Myllykoski halusi vähentää fosforihapon käyttöä tässä prosessissa. Vastaaja teki Myllykoskella kokeita, jotka käytännössä tarkoittivat paperinvalmistuksessa käytettävän menetelmän muuttamista fosforihappotekniikasta hiilidioksiditekniikaksi ja samalla vastaajan hallitseman patentin piiriin kuuluvaksi. Tämän tuli vastaajan mielestä johtaa myös hinnoitteluperiaatteen muuttamiseen.

Vastaaja esitteli Myllykoskelle omistamaansa patenttia siinä tarkoituksessa, että Myllykoski voi halutessaan ryhtyä käyttämään siinä tarkoitettua teknologiaa. Vastaaja totesi, että asiasta tulisi laatia myös lisenssisopimus. Muutamien alustavien keskustelujen jälkeen vastaaja on toimittanut Myllykoskelle luonnokset nestemäisen hiilidioksidin toimitus- ja palvelusopimuksesta ja lisenssisopimuksesta. Huhtikuussa 1999 pidettiin Myllykoskella palaveri, johon osallistuivat mm. B, C ja A. Palaverissa keskusteltiin ensimmäistä kertaa MTI:n eli hakijan (silloisen Specialty Minerals Inc. eli SMI) käyttämästä menetelmästä. Keskustelu lähti liikkeelle Myllykosken edustajan B:n yllättäen kyseenalaistaessa sen, onko vastaajalla mitään oikeuksia siihen teknologiaan, jota se tarjoaa Myllykoskelle. B kertoi hakijan ilmoittaneen, että menetelmä, jossa käytetään fosforihappoa yhdessä esim. natriumheksametafosfaatin kanssa happostabiloidun kalsiumkarbonaatin muodostamiseksi, on Pfizer Inc:n patentoima lokakuussa 1992. B kertoi hakijan edustajan selvittäneen, että hakijalla on oikeudet tähän patenttiin Suomessa. Palaverista laaditussa muistiossa todetaan, että Myllykoski vastusti lisenssisopimusta, koska Myllykoski uskoo hiilidioksidin käytön kuuluvan vanhaan, vuodelta 1992 peräisin olevaan patenttiin.

Hakijan ja sen käyttämän menetelmän esille ottaminen kyseisessä palaverissa oli vastaajalle yllätys. Vastaaja ei avannut keskustelua hakijan patenteista tai menetelmästä eikä ollut varautunut niistä keskustelemaan. Vastaaja ei tuntenut hakijan patentteja eikä tiennyt niiden sisällöstä. Vastaajalle oli yllätys, että hakija käyttäisi hiilidioksidimenetelmää tai että sillä olisi hallussaan patentteja tähän menetelmään liittyen. Vastaajan siihenastinen käsitys oli, että hakija käyttää fosforihappotekniikkaa. Myllykosken otettua esille hakijan patentin ja kyseenalaistettua vastaajan oikeuden edes tarjota Myllykosken käyttöön mainittua menetelmää vastaaja ja Myllykoski ovat hyvässä yhteisymmärryksessä sopineet, että vastaaja ja hakija selvittävät keskenään hiilidioksidin käyttöön liittyvän patenttitilanteen. Tästä on tehty merkintä palaverista laadittuun muistioon.

Vastaajayhtiöstä ei ole käynyt neuvotteluryhmiä Myllykoskella mainitun palaverin jälkeen neuvottelemassa kyseisestä asiasta. Sen sijaan sovitun mukaisesti vastaaja ja hakija selvittelivät keskenään menetelmiinsä liittyvien patenttien sisältöä. Vastaaja pyrki myös omalla tahollaan selvittämään, voisiko sen menetelmä todella loukata hakijan patentteja hakijan ja Myllykosken epäilemin tavoin. Neuvotteluissa kävi ilmi, että hakijalla oli vuonna 1999 Suomessa Pfizer Inc:n vuodelta 1992 olevaa US-patenttia vastaava patenttihakemus, joka kohdistuu kalsiumkarbonaatin happostabiloimiseen aineyhdistelmällä, joka sisältää muuta happoa kuin hiilidioksidia. Erityisesti fosforihappoa ja sen konjugaattiemästä syötetään kalsiumkarbonaattiin. Tätä menetelmää on tiettävästi kutsuttu AT PCC -menetelmäksi. Vastaaja ei tunne hakemuksessa mainittua AT PCC CO2 -tekniikkaa. Vastaajan käsityksen mukaan vastaajan Myllykoskelle tarjoama menetelmä ei loukkaa hakijan patenttioikeutta.

KULUTTAJA-ASIAMIEHEN (KA) KANNANOTTO

KA on ilmoittanut, että hän ei ryhdy toimenpiteisiin hakemuksen johdosta.

TODISTELU

Asiassa on kuultu hakijan nimeämänä todistajana Myllykoski Paper Oy:n johtajaa B:tä sekä vastaajan nimeäminä todistajina Oy Aga Ab:n sovellusasiantuntijaa C:tä ja Oy Aga Ab:n markkinointipäällikköä A:ta. Todisteluteemana on kaikkien todistajien osalta ollut vastaajayhtiön ja Myllykoski Paper Oy:n välillä 27.4.1999 käydyt neuvottelut.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Asian käsittely on siirtynyt 1.3.2002 voimaan tulleen markkinaoikeuslain nojalla markkinaoikeudelle.

Hakijayhtiö, Mineral Technologies, Inc. ja vastaaja, Oy Aga Ab ovat molemmat tarjonneet paperiteollisuudessa käytettävää teknologiaa Myllykoski Paper Oy:lle. Molemmilla asianosaisilla on myös ollut sopimussuhde Myllykoski Paper Oy:n kanssa. Hakija on ilmoituksensa mukaan syksyllä 1999 aloittanut pH-arvojen kontrollointia koskevan uuden teknologian markkinoinnin Myllykoski Paper Oy:lle, mutta tämä on kieltäytynyt testaamasta ja ostamasta hakijan teknologiaa. Hakemuksen mukaan tämä on johtunut siitä, että Oy Aga Ab on neuvotteluissaan Myllykoski Paper Oy:n kanssa väittänyt, että hakijan teknologia loukkaisi Oy Aga Ab:n patenttioikeuksia.

Vastaajayhtiö on esitetyn selvityksen mukaan tarjonnut Myllykoski Paper Oy:lle sopimusta menetelmästä, joka koskee hiilidioksidin käyttämistä hidastamaan kalsiumkarbonaatin liukenemista paperinvalmistusprosessissa. Vastaajalla on ollut tuolloin voimassa sopimus hiilidioksidin ja siihen liittyvän kaasunjakelujärjestelmän toimittamisesta Myllykoski Paper Oy:lle. Vastaajan käsityksen mukaan voimassa oleva sopimus ei kattanut vastaajan tarjoamaa uutta menetelmää, jonka vuoksi vastaaja esitti vanhan sopimuksen korvaamista lisenssisopimuksella. Asiasta on käyty neuvotteluja 27.4.1999 vastaajan sitä ennen Myllykoski Paper Oy:lle toimittamien sopimusluonnosten pohjalta.

Markkinaoikeus katsoo asiassa kuultujen henkilötodistajien kertomuksista käyneen ilmi seuraavaa. Todistaja B on 27.4.1999 käydyissä neuvotteluissa ilmoittanut vastaajayhtiön edustajille, että hänen mielestään vastaajan vaatimat rojaltimaksut olivat perusteettomia sen vuoksi, että vastaajayhtiön tarjoama menetelmä, siltä osin kuin siihen liittyi kyseisenkaltainen hiilidioksidin käyttö, sisältyi Pfizer Inc:lle jo vuonna 1992 myönnetyn patentin suojaamaan menetelmään, jonka käyttöoikeudet Suomessa kuuluivat hakijayhtiölle (SMI:lle). B kertoi itse ottaneensa sanotuissa neuvotteluissa esille hakijan patentit. C:n ja A:n kertoman mukaan vastaajayhtiö tarjosi Myllykoski Paper Oy:lle uutta menetelmää, johon vastaajayhtiö oli hakenut patenttia. Koska vastaajayhtiön käsityksen mukaan tarjottu uusi menetelmä oli sellainen, jota vanha toimitussopimus ei kattanut, Myllykoski Paper Oy:lle tarjottiin lisenssisopimusta kyseisen uuden menetelmän käyttöoikeudesta. Vastaajayhtiön edustajille tuli neuvotteluissa yllätyksenä B:n ilmoitus siitä, että Myllykoski ei voi suostua lisenssisopimuksen tekemiseen, koska hiilidioksidin käyttö sisältyi jo aikaisemmin patentoituun menetelmään, jonka käyttöoikeudet Suomessa olivat hakijayhtiöllä (SMI:llä). C:n ja A:n mukaan vastaajayhtiön edustajat eivät keskusteluissa millään tavalla viitanneet hakijalle mahdollisesti kuuluviin patentteihin, eivätkä olleet varautuneet niistä keskustelemaan.

Hakija on vaatinut, että vastaajaa kielletään myynnin ja markkinoinnin yhteydessä jatkamasta ja toistamasta Myllykoski Paper Oy:lle vaatimuksia rojaltimaksuista tai muulla tavoin uhkaamasta Myllykoski Paper Oy:tä patentinloukkausta koskevilla lausumilla.

Vastaaja on esitetyn selvityksen mukaan tarjonnut Myllykoski Paper Oy:lle sellaista uutta menetelmäänsä, jonka käyttö ei ole vastaajan käsityksen mukaan sisältynyt vastaajan ja Myllykoski Paper Oy:n tuolloin voimassa olleeseen sopimukseen, ja tarjonnut Myllykoski Paper Oy:lle tähän liittyvää lisenssisopimusta. Vastaajalla on ollut tuolloin vireillä kyseistä menetelmää koskeva patenttihakemus, jonka perusteella vastaajalle on myöhemmin myönnetty patentti. Vastaajan Myllykoski Paper Oy:lle esittämät rojaltimaksut liittyivät kyseisen menetelmän lisensiointitarjoukseen.

Vastaaja on tarjonnut Myllykoski Paper Oy:lle oman menetelmänsä käyttämiseen liittyvää lisenssisopimusta. Vastaajan ei ole 27.4.1999 käydyissä neuvotteluissa eikä muutoinkaan näytetty esittäneen väitteitä, joiden mukaan hakija tarjoamalla omaa teknologiaansa Myllykoski Paper Oy:lle loukkaisi vastaajan patenttioikeuksia.

Vastaajayhtiön Myllykoski Paper Oy:lle tarjoamaan lisensiointisopimukseen on sisältynyt myös rojaltimaksuja koskeva sopimusehto. Rojaltimaksuja koskevan sopimusehdon sisällyttäminen patentilla suojatun tai muutoin toiselle kuuluvan menetelmän hyödyntämistä koskevaan lisensiointisopimukseen on yleinen käytäntö. Koska vastaaja on tarjonnut kyseistä menetelmää omana menetelmänään, rojaltimaksun edellyttäminen ko. menetelmän hyödyntämisestä ei ole ollut perusteetonta. Rojaltimaksun sisällyttäminen tällaiseen lisensiointisopimusluonnokseen ei merkitse väitettä siitä, että hakija loukkaisi vastaajan patenttioikeuksia. Vastaajan ei ole näytetty esittäneen hakijan asiakkaalle rojaltimaksuja koskevia vaatimuksia, jotka olisivat perustuneet muuhun seikkaan kuin edellä mainittuun vastaajan patentoiman menetelmän lisensiointitarjoukseen. Vastaajan ei ole näytetty uhanneen hakijan asiakasta patentinloukkausta koskevilla lausumilla.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että vastaaja ei ole menetellyt elinkeinotoiminnassaan hyvän liiketavan vastaisesti eikä muutoinkaan hakijan kannalta sopimattomasti.

Hakija on vaatinut, että vastaajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään siltä osin kuin siihen on sisällytetty patenttiasiamiehen käyttämisestä aiheutuneita kuluja. Markkinaoikeus katsoo, että patenttioikeudellisten seikkojen selvittäminen asiassa on ollut tarpeen esitetystä kieltovaatimuksesta ja sen perusteluista johtuen. Tämän vuoksi hakija on velvoitettava korvaamaan myös mainittujen patenttiasioiden selvittämisestä aiheutuneet vastaajan kulut.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Markkinaoikeus hylkää Mineral Technologies, Inc.:n vaatimukset.

Minerals Technologies, Inc. velvoitetaan suorittamaan Oy Aga Ab:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 36.168,98 euroa, patenttiasiamiehen käytöstä aiheutuneista kuluista 8.860 euroa sekä asianosaiskuluista 2.100 euroa. Mainituille määrille on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan kuukauden kuluttua tämän päätöksen antopäivästä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden lainoppineet jäsenet Olli Mäkinen, Irma Telivuo ja Pertti Virtanen sekä asiantuntijajäsenet Johan Bärlund, Tiina Oksala-Leino ja Paula Paloranta.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen