MAO:332/08

Crocs, Inc., Crocs Finland Oy ja Jibbitz, LLC > Mirnet Oy
- hyvän liiketavan vastaisuus
- orjallinen jäljittely
- maineen norkkiminen
- verkkokauppa

Dnro 295/07/M1
Antopäivä 19.8.2008

HAKEMUS

Vaatimukset

Crocs, Inc., Crocs Finland Oy ja Jibbitz, LLC ovat yhteisessä hakemuksessaan vaatineet, että markkinaoikeus kieltää Mirnet Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti,
– Crocs, Inc. ja Crocs Finland Oy
a) myymästä ja muulla tavoin markkinoimasta Crocs Inc.:n valmistamiin ja Crocs Finland Oy:n markkinoimiin ja myymiin Beach-, Cayman- ja Georgie-mallistojen Crocs-jalkineisiin ulkomuodoltaan sekoitettavissa olevia jalkineita,
– Jibbitz, LLC ja Crocs Finland Oy
b) myymästä ja muulla tavoin markkinoimasta Jibbitz, LLC:n valmistamiin ja Crocs Finland Oy:n markkinoimiin ja myymiin Jibbitz-kenkäkoristeisiin ulkomuodoltaan sekoitettavissa olevia kenkäkoristeita,
– Crocs, Inc. ja Crocs Finland Oy
c) käyttämästä markkinoinnissaan luvattomasti hyväksi Crocs Inc.:n rekisteröimää ja Crocs Finland Oy:n Suomessa käyttämää Crocs-tavaramerkkiä Google AdWords -avainsanana, ja
d) käyttämästä luvattomasti hyväksi Crocs Inc.:n ja Crocs Finland Oy:n tunnettuutta ja mainetta (goodwill-arvoa)
– myymällä tai muulla tavoin markkinoimalla Crocs Inc.:n valmistamiin ja Crocs Finland Oy:n markkinoimiin ja myymiin Beach-, Cayman- ja Georgie-mallistojen Crocs-jalkineiden kanssa ulkomuodoltaan samankaltaisia jalkineita Alligator-nimellä, Alligator Kids Boots -nimellä tai edellä mainittujen nimien kanssa olennaisesti samankaltaisella nimellä; tai
– myymällä tai muulla tavoin markkinoimalla Crocs Inc.:n valmistamiin ja Crocs Finland Oy:n markkinoimiin ja myymiin Beach-, Cayman- ja Georgie-mallistojen Crocs-jalkineiden kanssa ulkomuodoltaan samankaltaisia jalkineita muulla nimellä tai ilman nimeä.

Kieltoa tulee määrätä noudatettavaksi kahden viikon kuluessa markkinaoikeuden päätöksen antamisesta lukien.

Hakijat ovat lisäksi vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Mirnet Oy:n korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 81.008,50 eurolla korkoineen.

Perusteet

Hakijayhtiöt ja niiden markkinoimat tuotteet

Crocs, Inc. on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ:ssa. Crocs, Inc. valmistaa, myy ja markkinoi aikuisille ja lapsille tarkoitettuja Crocs-jalkineita. Crocs Finland Oy on Crocs, Inc.:n täysin omistama suomalainen tytäryhtiö, ja se myy ja markkinoi Crocs-jalkineita Suomessa. Crocs Finland Oy on perustettu tammikuun 2007 alussa. Crocs-jalkineita on kuitenkin ollut saatavilla muutamasta suomalaisesta myymälästä jo vuosina 2005 ja 2006. Crocs Finland Oy:llä on Suomessa 330 valtuutettua jälleenmyyjää ja Crocs-jalkineiden arvioitu myyntimäärää nousee vuonna 2007 yli 150.000 kappaleeseen.

Jibbitz, LLC on yhdysvaltalainen yhtiö, joka on Crocs, Inc.:n täysin omistama tytäryhtiö. Jibbitz, LLC valmistaa, myy ja markkinoi Crocs-jalkineisiin sopivia Jibbitz-merkkisiä kenkäkoristeita, joiden avulla Crocs-jalkineet voidaan koristella käyttäjän oman tyylin mukaiseksi. Jibbitz-kenkäkoristeet painetaan Crocs-jalkineiden päällysosassa oleviin reikiin. Crocs Finland Oy, joka myy ja markkinoi Jibbitz-kenkäkoristeita Suomessa, on tuonut ne markkinoille 8.5.2007.

Vaatimus a)

Crocs-jalkineelle tunnusomaista ovat sen omintakeinen muotoilu, värikkyys ja käytetty materiaali. Crocs-jalkineelle on siten erityisesti tunnusomaista sen reiällinen päällysosa, sen ortopedisesti muotoiltu kantapää, siinä oleva holvituki ja sen anti-bakteerinen materiaali, joka lämpenee ja pehmenee ruumiinlämmön mukaan ja tätä kautta muovautuu jalan mukaisesti. Crocs-jalkineita on saatavilla erikokoisina, erimuotoisina ja erivärisinä. Tunnetuimpia Crocs-jalkineiden mallistoja ovat Cayman-, Beach- ja Georgie-mallistot. Hakijat ovat myös rekisteröineet tuotteidensa muotoja, josta on esimerkkinä 22.11.2004 rekisteröity yhteisömalli 257001-0001. Kyseistä yhteisömalli-rekisteröintiä vastaan on jätetty kolmannen tahon toimesta väite, ja väitekäsittely on parhaillaan vireillä.

Hakijoiden käyttämä englanninkielinen crocs-nimitys on erityisesti puhekielessä käytetty nimitys vedessä viihtyville krokotiili- ja alligaattorimatelijaheimoille. Hakijoilla on tavaramerkki, joka on matelijaa kuvaava Crocs-logo.

Crocs-jalkineiden tehokas mainonta, laatu, poikkeuksellisen laaja näkyvyys julkisuudessa sekä jatkuvat investoinnit Crocs-jalkineiden ja Crocs-tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen ovat tehneet Crocs-jalkineista ja Crocs-tavaramerkistä laajalti tunnettuja Suomessa. Crocs-jalkineet on mainittu pelkästään vuonna 2007 yli sadassa suomalaisessa lehtijutussa. Suomalaiset kuluttajat tunnistavat Crocs-jalkineiden omintakeisen muotoilun ja yhdistävät sen nimenomaan Crocs-tavaramerkkiin eli hakijoihin.

Hakijat ovat myös käyttäneet huomattavia taloudellisia resursseja siihen, että Crocs-jalkineet ovat turvallisia ja erittäin korkealaatuisia. Tällä tavoin hakijat ovat luoneet tuotteilleen ja yhtiöilleen huomattavan goodwill-arvon.

TNS Gallup Oy on tehnyt hakijoiden pyynnöstä kuluttajatutkimuksen Crocs-tavaramerkin ja Crocs-jalkineiden tunnettuudesta ja vakiintuneisuudesta Suomessa. Tässä tutkimuksessa on vahvistettu Crocs-jalkineiden ja Crocs-tavaramerkin tunnettuus ja vakiintuneisuus Suomessa ja se, että kuluttajat jo Crocs-sandaalin muodon nähdessään yhdistävät kyseisen muodon nimenomaan Crocs-tuotemerkkiin.

Mirnet Oy on tuonut ensimmäiset Alligator-merkkiset jalkineet Suomeen keväällä 2007. Mirnet Oy on markkinoinut ja myynyt verkkosivuillaan www.mirnet.fi olevan verkkokaupan kautta Alligator-jalkineita, sandaaleja ja saappaita, jotka ovat ulkonäöltään, muodoltaan, kooltaan ja väreiltään lähes identtiset hakijoiden valmistamien ja myymien tunnettujen Crocs-merkkisten sandaalien ja saappaiden kanssa. Silmin havaittavia eroja ei juuri ole. Alligator-jalkineet ovat Crocs-jalkineiden orjallisia jäljitelmiä.

Alligator-jalkineissa on Crocs-jalkineisiin verrattuna lähes identtinen reiällinen päällysosa, holvituki ja nilkkaremmi. Alligator-jalkineet on myös valmistettu samankaltaisesta materiaalista kuin Crocs-jalkineet. Alligator-jalkineiden kohderyhmä on sama kuin Crocs-jalkineiden.

Alligator-jalkineita on Mirnet-verkkokaupassa markkinoitu jalkineita esittävillä kuvilla. Alligator-jalkineita ei ole niitä Mirnet-verkkokaupassa markkinoitaessa pakattu pakkauksiin. Alligator-tunnus tai muukaan tunnus ei ole käynyt ilmi Alligator-jalkineita esittävistä kuvista. Alligator-jalkineissa ja Mirnet-verkkokaupassa ei myöskään ole ollut mainintaa Alligator-jalkineiden valmistajasta.

Edellä mainitussa Mirnet-verkkokaupassa oleva Alligator-jalkineita kuvaava teksti on ollut lähes identtinen www.crocs.fi-verkkosivustolla olevan Crocs-jalkineita kuvaavan tekstin kanssa. Vastaaja on jopa ottanut Mirnet-verkkokauppaan kuvan vaaleanpunaisista Crocs-jalkineista ja siten markkinoinut Crocs-jalkinetta kuin omaansa.

Vastaaja on pyrkinyt saamaan aikaan täysin samanlaisen kokonaisvaikutelman Alligator-jalkineiden ja Crocs-jalkineiden välillä ja siten luomaan mielleyhtymän Crocs-jalkineisiin. Käyttämällä jalkineesta tuotenimeä ”Peach” vastaaja on osaltaan pyrkinyt saamaan aikaan mainittua kokonaisvaikutelmaa ja mielleyhtymää.

Vastaajan Alligator-jalkineiden markkinointi on ollut omiaan antamaan virheellisen kuvan Alligator-jalkineiden kaupallisesta alkuperästä. Vastaajan menettely on myös jo aiheuttanut sekaannusta tuotteiden kaupallisesta alkuperästä. Vastaajan markkinointitoimenpiteet ovat aiheuttaneet sekoitettavuutta Alligator-jalkineiden kaupallisen alkuperän suhteen jo ennen ostotapahtumaa.

TNS Gallup Oy on tehnyt hakijoiden pyynnöstä kuluttajatutkimuksen myös Alligator-jalkineiden ja Crocs-jalkineiden sekoitettavuudesta. Tässä tutkimuksessa on vahvistettu se, että kuluttajat sekoittavat Alligator-jalkineet Crocs-jalkineisiin.

Pienet erovaisuudet jalkineissa tai materiaalin teknisiin eroavaisuuksiin ja laatueroihin liittyvät erot eivät poista sekaannusvaaraa. Vastaajan markkinoidessa jalkineitaan Mirnet-vekkokaupassa pohjaa, pohjassa olevaa logoa, päkiätuen sisäpintaa ja sisäpohjaa koskevat eroavaisuudet eivät edes ole näkyvissä. Myöskään se seikka, että Alligator-tunnus on esiintynyt Mirnet-verkkokaupan sivuilla, ei poista sekaannusvaaraa.

Ottaen huomioon, että Crocs-jalkineet ovat hyvin tunnettuja sekä aikuisten että lasten keskuudessa ja että vastaaja on järjestelmällisesti, tarkoitushakuisesti ja yksityiskohtaisesti jäljitellyt Crocs-jalkineita, on sillä ollut korostunut velvollisuus pyrkiä estämään tuotteiden kaupallista alkuperää koskeva erehtymisen vaara.

Se, että markkinoilla on muitakin Crocs-jalkineita jäljitteleviä jalkineita, ei anna vastaajalle oikeutta markkinoida Crocs-jalkineiden orjallisia jäljitelmiä. Crocs-jalkineita jäljittelevien jalkineiden olemassaolo on osoitus siitä, että Crocs-jalkineet ovat omaperäisiä ja tunnettuja edellä mainitun kuluttajatutkimuksen osoittamalla tavalla.

Vaatimus b)

Vastaaja on pian sen jälkeen kun hakijat ovat tuoneet Jibbitz-merkkiset kenkäkoristeet markkinoille 8.5.2007 ryhtynyt markkinoimaan ja myymään Mirnet-verkkokaupassa myös kenkäkoristeita käyttämällä tunnusta ”Jibbitz-kenkäkoristeet”. Kenkäkoristeet ovat olleet nimeltään, ulkonäöltään, kooltaan, muodoltaan ja väritykseltään identtisiä hakijoiden valmistamien ja myymien suojaa nauttivien Jibbitz-merkkisten kenkäkoristeiden kanssa. Vastaaja oli hakijoiden yhteydenoton jälkeen 24.7.2007 ilmoittanut lopettavansa mainittujen kenkäkoristeiden myynnin ja markkinoinnin. Vastaaja on kuitenkin tämän jälkeen ottanut Mirnet-verkkokauppaan kuvan hakijoiden Jibbitz-kenkäkoristeesta ja käyttänyt siitä markkinoinnissa nimitystä ”Gator”. Vastaaja on sittemmin poistanut sanotun kuvan Mirnet-verkkokaupasta.

Vastaaja on pyrkinyt saamaan aikaan täysin samanlaisen kokonaisvaikutelman jäljitelmäkenkäkoristeiden ja Jibbitz-kenkäkoristeiden välillä ja siten luomaan mielleyhtymän Jibbitz-kenkäkoristeisiin.

Vaatimus c)

Vastaaja on käyttänyt ilman hakijoiden lupaa laajalti tunnettua Crocs-tavaramerkkiä Google AdWords -avainsanana markkinoidessaan Mirnet-verkkokauppaa. Vastaajan ostettu mainos ei ole voinut näkyä Google-hakukoneen antamien hakutulosten vieressä, kun hakukonetta käyttävä on tehnyt hakuja hakusanalla ”crocs”, ellei vastaaja ole valinnut avainsanakseen rekisteröityä Crocs-tavaramerkkiä. Vastaaja on pyrkinyt siihen, ja siinä myös onnistunut, että Crocs-jalkineista internetin välityksellä tietoa haluava henkilö saa hakutuloksena Mirnet-verkkokaupan.

Vaatimus d)

Crocs-jalkineiden tehokas mainonta, laatu, poikkeuksellisen laaja näkyvyys julkisuudessa sekä jatkuvat investoinnit Crocs-jalkineiden ja Crocs-tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen ovat tehneet Crocs-tavaramerkistä ja Crocs-jalkineista laajalti tunnettuja Suomessa. Crocs-sandaalien ja Crocs-tavaramerkin tunnettuus ja vakiintuneisuus Suomessa sekä se, että kuluttajat jo Crocs-sandaalin muodon nähdessään yhdistävät kyseisen muodon nimenomaan Crocs-tuotemerkkiin, on vahvistettu myös TNS Gallup Oy:n tekemissä kuluttajatutkimuksissa. Hakijat ovat myös käyttäneet huomattavia taloudellisia resursseja siihen, että Crocs-jalkineet ovat korkealaatuisia. Crocs Inc. ja Crocs Finland Oy -yhtiöille ja niiden tuotteille on näin luotu huomattava goodwill-arvo.

Vastaaja on markkinoinnissaan käyttänyt hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti hyväkseen edellä mainittujen yhtiöiden ja niiden tuotteiden goodwill-arvoa. Suomalaiset kuluttajat tunnistavat Crocs-sandaalien omintakeisen muotoilun ja yhdistävät sen nimenomaan Crocs-tuotemerkkiin. Vastaaja on markkinoidessaan edellä kerrotulla tavalla Crocs-jalkineiden lähes identtisiä tuotejäljitelmiä käyttänyt hyväkseen edellä mainittua goodwill-arvoa. Samoin vastaaja on käyttänyt hyväkseen hakijoiden Crocs-jalkineisiin liittyvää ansaittua mielikuvaa laatutuotteesta ja siten käyttänyt hyväkseen yhtiöiden ja niiden tuotteiden goodwill-arvoa. Vastaaja on myös markkinoinut ja myynyt jalkineita tarkoituksenhakuisesti tunnuksella Alligator, joka on samankaltainen ja sekoitettavissa Suomessa laajalti tunnettuun Crocs Inc:n rekisteröimään ja Crocs Finland Oy:n Suomessa käyttämään yhteisön tavaramerkkiin Crocs ja Crocs-logoon käyttäen myös tällä tavoin hyväkseen yhtiöiden goodwill-arvoa.

Vastaajan toimet merkitsevät tämän goodwill-arvon epäoikeutettua hyväksi käyttöä. Vastaajan toimet ovat myös haitaksi Crocs-tavaramerkin ja tavaramerkiksi muodostuneen Crocs-sandaalin muodon erottuvuudelle sekä Crocs Inc:n ja Crocs Finland Oy:n ja niiden tuotteiden maineelle. Vastaajan markkinointitoimenpiteet ovat siis myös omiaan vesittämään ja vaarantamaan Crocs-sandaalin muotoon liittyvää sekä laajalti tunnetun Crocs-tavaramerkin ja Crocs-logon arvoa.

Koska Alligator-jalkineet ovat kaiken lisäksi omiaan antamaan virheellisen kuvan niiden kaupallisesta alkuperästä, vastaajan markkinointitoimenpiteet ovat erityisen vahingollista. Vastaajan toimenpiteet aiheuttavat merkittävää vahinkoa yhtiöiden ja Crocs-jalkineiden goodwill-arvolle sekä Crocs-jalkineiden myynnille.

Vastaajan toimet ovat erityisen vahingollisia myös sen vuoksi, että vastaaja markkinoi Alligator-jalkineita sekä suomea, ruotsia että englantia puhuville kuluttajille, mikä käy ilmi siitä, että vastaaja on markkinoinut ja edelleen markkinoi Alligator-jalkineita Mirnet-verkkokaupassa näillä kielillä.

Vastaajan tuotteet ovat orjallisia jäljitelmiä. Koska vastaajan toiminta on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa, vastaaja on hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti orjallisesti jäljitellyt hakijoiden tuotteita. Vastaaja on lisäksi hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti hyödyntänyt Crocs Inc.:n ja Crocs Finland Oy:n tunnettuutta ja mainetta.

Vaikka markkinaoikeus katsoisi, että vastaajan harjoittama orjallisten jäljitelmätuotteiden myynti ja muu markkinointi ei olisi hyvän liiketavan vastaista ja sopimatonta, vastaaja on joka tapauksessa hyödyntänyt hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti edellä mainittujen yritysten tunnettuutta ja mainetta eli goodwill-arvoa.

Oikeudellinen arviointi

Vastaaja on menetellyt markkinoinnissaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Tämän lisäksi markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Toisen elinkeinonharjoittajan tuotteiden orjallista jäljittelyä voidaan erityisistä syistä pitää hyvän liiketavan vastaisena. Sopimattomana ja siten myös kiellettynä menettelynä voidaan pitää sellaisten jäljitelmätuotteiden markkinointia, jotka ovat omiaan luomaan kuvan siitä, että jäljittelevä tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin alkuperäinen tuote. Jotta sekaannusvaara voisi syntyä, tulee alkuperäisen tuotteen olla omaperäinen ja tunnettu markkinoilla siten, että se yhdistetään tiettyyn elinkeinonharjoittajaan. Tämän lisäksi edellytetään, ettei tuotteiden välistä sekaannusvaaraa ole estetty. Sillä seikalla, että alkuperäisiä tuotteita ja jäljitelmätuotteita ei ole myytävinä samassa paikassa tai että jäljitelmätuotteita myydään edullisemmalla hinnalla kuin alkuperäisiä tuotteita, ei ole merkitysti sekaannusvaaran estämisen kannalta.

Vuonna 2006 tarkistettujen Kansainvälisen kauppakamarin Markkinoinnin perussääntöjen 15 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa oikeudetta käyttää toisen yrityksen tai muun yhteisön nimeä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä, eikä markkinoinnissa saa sopimattomasti käyttää hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill). Markkinoinnin perussääntöjen 16 artiklan mukaan puolestaan markkinoinnissa ei saa jäljitellä esimerkiksi toisen mainoksen yleissommittelua, tekstiä, iskulausetta tai kuvitusta tavalla, joka on omiaan johtamaan kuluttajan harhaan tai aiheuttamaan sekaannusta. Edelleen lapsille ja nuorille kohdistetussa markkinoinnissa ei saa perussääntöjen 18 artiklan mukaan käyttää hyväkseen lasten kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta.

Hakijat ovat ottaneet yhteyttä vastaajaan ensimmäisen kerran heinäkuussa 2007 ja sen jälkeen kahteen otteeseen elokuussa 2007 ja vaatineet vastaajaa lopettamaan orjallisten jalkinejäljitelmien myynnin ja markkinoinnin sekä muun hyvän liiketavan vastaisen ja sopimattoman menettelyn. Yhteydenotoista huolimatta vastaaja on tietoisesti ja tarkoituksellisesti jatkanut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista toimintaansa. Vastaaja on hakenut Alligator-tunnusta rekisteröitäväksi tavaramerkkinä muun ohella tavaraluokissa vaatteet, jalkineet ja päähineet. Vastaajan tavaramerkkihakemus osoittaa, että vastaajan tarkoituksena on jatkaa sopimatonta ja harhaanjohtavaa markkinointia.

VASTAUS

Vaatimukset

Mirnet Oy on vaatinut, että hakemus hylätään. Mirnet Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hakijat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 13.602,80 eurolla korkoineen.

Perusteet

Vaatimus a)

Mirnet Oy on tuonut maahan, markkinoinut ja myynyt Alligator-tuotemerkillä varustettuja jalkineita kuluttajille Mirnet-verkkokaupassa ja sen lisäksi myös vähittäisliikkeille.

Crocs-jalkineiden muoto ja malli eivät ole omaperäisiä, eivätkä Crocs-jalkineet ole tunnettuja.

Crocs-jalkineita vastaavia jalkineita kaupitellaan Suomessa useilla tuotenimillä ja useilla internetsivustoilla. Hakijoilla ei ole mitään aikaprioriteetista johtuvaa oikeusperustetta vaatimuksilleen. Hakijat ovat aloittaneet Suomessa liiketoimintansa vuonna 2006, kuten vastaavia jalkineita myyvä Holey Soles. Vastaavia jalkineita on myyty Pohjois-Amerikassa ainakin yhtä kauan kuin hakijoiden jalkineita.

Hakijoiden ilmoitus yhteisömallista nro 2570001/22.11.2004 ei vaikuta asiaan, koska rekisteröintiä vastaan on tehty väite, ja asian käsittely on siten kesken.

Suomessa vastaavia jalkineita on myyty ja markkinoitu ainakin tuotenimillä Holey Soles, Gator, Aloha, Solmates, McKinley, Inu, Smooth Sandal, Phylon Outsole, SoWhat ja Asuastra. Hakemuksessa mainitut Crocs-jalkineiden tyypilliset piirteet ovat tyypillisiä myös monen muun valmistajan jalkineille.

On ilmeistä, että Sokos-tavarataloissa ja Prisma-marketeissa myytävät jalkineet ovat saman yrityksen, Inex Partners Oy:n tai muun keskusliikkeen yrityksen, maahantuomia. Näin maahantuotujen jalkineiden määrän on oltava huomattava. Merkittäviä maahantuojia tai myyjiä ovat lisäksi valtakunnallisesti toimivat Etola ja Ellos. Ottaen huomioon markkinoilla olevien vastaavien jalkineiden huomattava määrä sekä niitä myyvien eri liikkeiden lukuisuus eri puolilla Suomea, ei hakijoiden kolmeen eri jalkinemalliin liity hakijoiden väittämää omintakeista muotoilua.

Mirnet Oy:n Alligator-jalkineet eivät ole sekoitettavissa Crocs-jalkineisiin. Jalkineiden ulkomuodossa on useita eroavaisuuksia, joiden perusteella tuotteet voidaan erottaa toisistaan. Alligator-jalkineissa käytetty materiaali on eri kuin Crocs-jalkineiden materiaali.

Pelkästään tuotteen jäljittelyä ja markkinointia ei ole pidetty sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin tarkoittamana menettelynä, ellei siihen sisälly sekaannusvaara tuotteen kaupallisesta alkuperästä. Alla mainituilla perusteilla Alligator-jalkineiden kaupallisesta alkuperästä ei ole sekaannusvaaraa.

Vastaaja ei ole kuvannut Crocs-jalkinetta verkkokauppaansa varten. Hakijoiden mainitsema vaaleanpunaisesta jalkineesta käytetty kuva on saatu kiinalaiselta toimittajalta. Toimittaja on ilmoittanut, että kuva ei ole Crocs-jalkineesta. Hakija ei siten ole käyttänyt Crocs-jalkineen kuvaa verkkosivullaan.

Vastaajan jalkineistaan käyttämä Alligator-tunnus eroaa täysin Crocs-tunnuksesta, ja Alligator on tuotteen nimenä erottamiskykyinen Crocs-nimestä, eikä nimistä aiheudu sekaannusvaaraa.

Hakijat eivät ole vastaajan käsityksen mukaan käyttäneet sanaa crocs yleisnimityksenä vedessä elävistä alligaattori- ja krokotiilimatelijaheimoista. Alligator-nimi ei laisinkaan kuvaa krokotiilieläintä, eikä sanojen erottaminen edellytä laajaa perehtyneisyyttä eläintieteeseen.

Vastaajan Alligator-tavaramerkkiä koskeva hakemus on vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Esteenä rekisteröinnille ei ole pidetty hakijoiden oikeuksia tai Crocs-tavaramerkkiä. Myös hakijoiden ja vastaajan käyttämät logot ovat erilaiset, eivätkä aiheuta sekaannusvaaraa. Vastaajan saappaistaan käyttämä tuotenimi Alligator Kids Boots eroaa hakijoiden tuotenimestä Kids Georgie siten, ettei saappaiden sekoittaminen toisiinsa ole mahdollista.

Vastaajan internetsivuilla kuten myös Mirnet-verkkokaupan sivuilla on selkeästi mainittu Alligator-tunnus. Mirnet verkkokaupasta tilatut kuten myös vähittäismyyntiä varten vähittäisliikkeille toimitetut Alligator-jalkineet on aina pakattu erilliseen pakkaukseen, jossa olevaan ripustimeen on merkitty Alligator-tunnus erottamaan jalkineet Crocs-jalkineista. Verkkosivuja varten Alligator-jalkineita ei voi valokuvata pakkauksessa, koska kuva ei tällöin antaisi käsitystä tuotteesta.

Vastaaja on käyttänyt Alligator-tunnusta kaikilla verkkokauppansa sivuilla. Tunnus koskee siten kaikkia sivuilla olevia jalkineita. Kun tunnus siten viittaa kaikkiin jalkineisiin, ei sivulla käyvä voi erehtyä luulemaan jalkineita Crocs-jalkineiksi. Erehtyminen jalkineen alkuperästä ei siten ole mahdollista.

Vastaajan käsityksen mukaan hakijoiden jalkineet ovat hinnaltaan markkinoiden kalleimpia. Tästä seuraa, että hakijoiden markkinoinnilla on eri kohderyhmä kuin esimerkiksi tavarataloissa, halpaliikkeissä tai automarketeissa markkinoitavilla jalkineilla. Vastaajan jalkineet eivät kilpaile hakijoiden jalkineiden kanssa samassa kohde- tai asiakasryhmässä. Mirnet Oy markkinoi ja myy jalkineitaan vähittäismyynnissä vain omassa verkkokaupassaan, kun taas hakijoiden markkinointi ja myynti on keskittynyt vähittäisliikkeissä tapahtuvaan vähittäismyyntiin.

Vaatimus b)

Mirnet Oy:llä on ollut myynnissä verkkosivustoillaan kenkäkoristeiden muutaman kymmenen kappaleen näyte-erä. Kenkäkoristeita esittävät kuvat on kuitenkin poistettu yhtiön verkkosivuilta loppukesästä 2007 hakijoiden ilmoitettua sekaannusvaarasta vastaajalle eli siis ennen hakemuksen vireille tuloa. Vastaaja ei näin ollen enää markkinoi kenkäkoristeita, eikä hakijoilla siten ole tältä osin oikeussuojan tarvetta.

Sen varalta, että markkinaoikeus katsoisi, että vaatimusta ei ole hylättävä edellä mainitulla perusteella, on vaatimuksen mukainen kielto joka tapauksessa tarpeeton, koska vastaajalla ei ole aikomusta markkinoida mainittuja kenkäkoristeita tulevaisuudessa ja vastaaja suostuu sitoutumaan siihen, että se ei markkinoi, myy tai tuo maahan edellä mainittuja kenkäkoristeita.

Vaatimus c)

Mirnet Oy on ilmoittanut Google AdWords -avainsanapalveluun useita avainsanoja, jotka linkittyvät yhtiön verkkosivuille. ”Crocs” ei ole Mirnet Oy:n avainsana.

Vaatimus d)

Crocs-jalkineilla ei ole Suomessa asian käsittelyn kannalta merkityksellistä mainetta tai goodwill-arvoa.

Hakijoiden väittämä tunnettuus ja huomattava goodwill-arvo on aikaansaatu, kuten hakijat esittävätkin, mittavalla mainonnalla. Kun samaan aikaan on markkinoilla jo ollut useita samankaltaisia jalkineita, eivät hakijoiden markkinointi- ja muut samankaltaiset toimet ole lisänneet Crocs-jalkineiden erottumista vastaavista jalkineista. Markkinointi onkin kohdistunut Crocs-nimeen eikä jalkineisiin.

Hakijat eivät voi saada yksinoikeuteen rinnastettavaa suojaa hakemuksessa tarkoitettujen jalkineiden markkinoimiseen ja myymiseen Suomessa vain oman tuotemerkkinsä massiivisella mainonnalla ja muulla julkisuudella, kun kerran vastaavia jalkineita on jo ollut kaupan.

Hakijoilla ei ole, ottaen huomioon markkinointitoimien aloittamisajankohta sekä jo silloin alalla olleet muut toimijat, sellaista goodwill-arvoa, joka olisi otettava huomioon vastaajan toimintaa arvioitaessa. Vastaaja on markkinoinut jalkineita omalla Alligator-tuotenimellä. Vastaajan markkinointi ei ole ollut omiaan luomaan mielikuvaa siitä, että vastaajan jalkineiden kaupallinen alkuperä olisi sama kuin hakijoiden. Vastaaja on koko ajan ilmoittanut markkinoinnissa tuotenimensä ilman mitään viittauksia hakijoihin. Vastaajan markkinoinnista Alligator-nimellä ei siten voi syntyä sekaannusvaaraa kaupallisesta alkuperästä.

Vastaaja ei ole hyödyntänyt väitettyä hakijoiden tai niiden jalkineiden mainetta tai goodwill-arvoa millään tavoin.

Edellä todetulla tavalla on vastaajan ja hakijoiden jalkineissa lukuisia yksityiskohtaeroja, ja jalkineiden valmistusmateriaali on sitä paitsi eri. Vastaaja ei ole siten jäljitellyt orjallisesti hakijoiden jalkineita.

Vastaaja ei ole käyttänyt mitään logoa vaan ainoastaan sanaa Alligator tuotenimenä. Sen sijaan monet muut toimijat, maahantuojat ja myyjät, käyttävät logoa tai olennaisesti Crocs-sanaa muistuttavaa sanaa, esim. ”rocs” ja ”croco”. Alligator-nimi on selvästi erottumiskykyinen tuotenimi Crocs-nimeen verrattuna.

Vastaaja on käyttänyt markkinoinnissaan vain Alligator-nimeä ja Alligator Kids Boots -nimeä. Muita nimiä vastaaja ei ole käyttänyt. Vastaaja ei ole myöskään markkinoinut tai myynyt jalkineita nimettöminä, vaan edellä mainituilla kahdella nimellä. Tästä johtuen vastaajaa ei voida oikeussuojan puuttumisen johdosta kieltää käyttämästä hakijoiden vaatimalla tavalla edellä mainittujen nimien kanssa olennaisesti samankaltaista nimeä tai muuta nimeä tai markkinoimasta jalkineita ilman nimeä.

Yhteenveto

Mirnet Oy ei ole menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti.

Kiellon tehosteeksi vaadittu uhkasakko on vastaajayhtiön väitetty menettely huomioon ottaen joka tapauksessa määrältään liiallinen. Vastaajayhtiön liikevaihto on tilikaudelta 1.10.2006–30.9.2007 ollut 241.690 euroa ja ajalla 1.10.2007–29.2.2008 liikevaihto on ollut 216.563 euroa.

Vastaajayhtiö on jättänyt asiassa mahdollisesti annettavan kiellon voimaantulon ajankohdan markkinaoikeuden harkintaan todeten, että sopeutumisaika on oltava vähintään kaksi viikkoa päätöksen antamisesta.

TODISTELU

Katselmusesineet ja asiakirjatodisteet

Luettelo katselmusesineistä ja asiakirjatodisteista on pääkäsittelystä laaditussa pöytäkirjassa.

Henkilötodistelu

1. Mirnet Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja TP
2. TNS Gallup Oy:n tutkimusjohtaja AM
3. Diplomi-insinööri, järjestelmäasiantuntija X

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Crocs-jalkineiden orjallinen jäljittely

Asiassa on riidatonta, että Mirnet Oy on keväästä 2007 lukien tuonut maahan ja markkinoinut verkkosivuillaan www.mirnet.fi Alligator-jalkineita. Mirnet Oy:n ilmoituksen mukaan se harjoittaa jalkineiden vähittäismyyntiä ainoastaan verkkokaupassaan. Sen lisäksi yhtiö on vähäisessä määrin myynyt Alligator-jalkineita vähittäisliikkeille.

Asiassa on Crocs, Inc.:n ja Crocs Finland Oy:n (jäljempänä myös Crocs-yhtiöt) vaatimuksen johdosta arvioitava, onko Mirnet Oy:n menettely sen markkinoidessa hakemuksessa kuvattuja jalkineita ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaista tai muutoin sopimatonta. Crocs-yhtiöt ovat tältä osin erityisesti viitanneet Mirnet Oy:n markkinoimiin Alligator-sandaaleihin ja Alligator Kids Boots -saappaisiin.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n
1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Vakiintuneesti on katsottu, että lainkohdassa tarkoitetulla tavalla on sopimatonta markkinoida toisen elinkeinonharjoittajan tunnettuihin ja omaperäisiin tuotteisiin sekoitettavissa olevia niin sanottuja orjallisia jäljitelmiä. Lähtökohtana Mirnet Oy:n edellä mainitun menettelyn sopimattomuuden arvioinnissa on siten, ettei pelkästään tuotteen jäljittelyä ja jäljitelmien markkinointia voida sinänsä pitää lainkohdassa tarkoitettuna hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomana menettelynä. Sopimatonta ja siten kiellettyä mainitun lainkohdan nojalla on kuitenkin sellainen jäljitelmien markkinointi, joka on omiaan luomaan kuvan siitä, että jäljittelevä tuote on peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin alkuperäinen tuote. Jotta kaupallista alkuperää koskeva sekaannusvaara voisi ylipäätänsä syntyä, tulee alkuperäisen tuotteen olla siten omaperäinen ja tunnettu markkinoilla, että se yhdistetään tiettyyn elinkeinonharjoittajaan.

Edellytyksenä sille, että asiassa voitaisiin katsoa olevan kysymys sopimattomasta markkinoinnista on siten ensiksi, että hakemuksessa tarkoitettuja Crocs-yhtiöiden jalkineita on pidettävä omaperäisinä ja tunnettuina sekä toiseksi, että Crocs-yhtiöiden ja Mirnet Oy:n puheena olevien jalkineiden välillä on Mirnet Oy:n menettelyn johdosta katsottava olevan jalkineiden kaupallista alkuperää koskeva sekaannusvaara.

Crocs-jalkineiden Beach- ja Cayman-mallistojen sandaaleille on tunnusomaista niiden muotoilu, johon kuuluu reiällinen päällysosa ja käännettävä nilkkaremmi. Sandaaleilla niin ikään tunnusomaisina pidettävät värikkyys ja pyöreä muoto esiintyvät myös Crocs-jalkineiden Georgie-malliston saappaissa. Jalkineille on myös ominaista se, että niiden valmistuksessa on käytetty kauttaaltaan samaa materiaalia. Crocs-jalkineiden ulkonäköä on siten pidettävä siinä määrin yksilöllisenä ja omaperäisenä, että niiden voidaan katsoa riittävässä määrin muodostavan muista samankaltaisista jalkineista poikkeavan omaperäisen kokonaisuuden.

Crocs-jalkineita on markkinoitu Suomessa varsin lyhyen ajan. Asiassa on selvitetty, että Crocs-jalkineita on ollut Suomessa saatavissa muutamista myymälöistä vuodesta 2005 lukien. Crocs Finland Oy:n perustamisen jälkeen alkuvuodesta 2007 jalkineita myyvien jälleenmyyjien määrä on kuitenkin kohonnut yli 300 jälleenmyyjään. Crocs-yhtiöt ovat näyttäneet, että Crocs-jalkineet ovat saaneet osakseen erittäin huomattavaa näkyvyyttä julkisuudessa. Asiassa esitetystä markkinatutkimuksesta Crocs-jalkineiden tunnettuudesta ja vakiintuneisuudesta kuluttajien keskuudessa ilmenee, että 38 prosenttia vastanneista ilmoitti spontaanisti jalkineen tuotemerkiksi Crocs ja 57 prosenttia vastaajista yhdisti autetusti jalkineen Crocs-tuotemerkkiin.

Edellä sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että Crocs-jalkineet ovat omaperäisiä ja tunnettuja markkinoilla.

Asiassa on tämän jälkeen arvioitava, ovatko Mirnet Oy:n markkinoimat Alligator-jalkineet sekoitettavissa Crocs-jalkineisiin.

Alligator-sandaalit, kuten Crocs-jalkineiden Beach- ja Cayman-mallistojen sandaalitkin, on valmistettu värikkäästä ja kevyestä muovimateriaalista ja niissä on reiällinen päällysosa ja käännettävä nilkkaremmi. Päällysosassa olevien reikien sommittelu on jalkineissa identtinen kuten myös päällysosan etureunassa oleva aaltomainen kuvio. Jalkineet ovat siten muodoltaan ja ulkoiselta olemukseltaan samanlaiset. Jalkineissa on pieniä yksityiskohtia koskevia eroja, kuten jalkineiden sisäpohjan kuviointi ja kantaosan korkeus. Nämä yksityiskohdat ovat kuitenkin niin pieniä ja vaikeasti havaittaviakin, ettei niillä ole merkitystä arvioitaessa sitä, ovatko jalkineet identtiset sekaannusvaaraa aiheuttavalla tavalla. Lisäksi eroavaisuudet ovat havaittavissa lähinnä vain jalkineita rinnakkain verrattaessa. Sekaannusvaaraa arvioitaessa tuotetta on tarkasteltava kokonaisuutena. Ratkaisevaa ei siten ylipäänsä ole se, että tuotteet saattaisivat olla erotettavissa mainittujen yksityiskohtien johdosta niitä rinnakkain verrattaessa.

Mirnet Alligator-sandaalit ovat siten Crocs-jalkineiden Beach- ja Cayman-mallistojen sandaaleihin verrattuna niiden kanssa lähes identtiset. Jalkineiden samankaltaisuudesta seuraa, että kokonaisarvostelussa Alligator-jalkineita on pidettävä Crocs-jalkineiden jäljitelminä. Asiassa esitetystä markkinatutkimuksesta Crocs-jalkineen sekoitettavuudesta Alligator-jalkineeseen ilmenee, että 55 prosenttia vastaajista yhdisti autetusti Alligator-jalkinetta esittävän kuvan perusteella jalkineen Crocs-tuotemerkkiin. Niistä vastaajista, jotka kuuluivat ikäluokkaan 25–34 vuotiaat, peräti 80 prosenttia yhdisti jalkineen Crocs-tuotemerkkiin. On siten olemassa ilmeinen vaara siitä, että Alligator-sandaalit ovat sekoitettavissa Beach-, ja Cayman-mallistojen Crocs-sandaaleihin. Alligator-jalkineiden edullisemmalla hinnalla ei ole tässä yhteydessä ratkaisevaa merkitystä.

Alligator Kids Boots -saappaat, kuten Crocs-jalkineiden Georgie-malliston saappaatkin, on valmistettu värikkäästä ja kevyestä muovimateriaalista. Päällysosan kuviointi ja varren muotoilu ovat lähes identtiset. Saappaat ovat siten muodoltaan ja ulkoiselta olemukseltaan samanlaiset. Saappaissa on pieniä yksityiskohtia koskevia eroja, kuten lestin leveys, varren korkeus ja saappaan kantaosassa olevan pisaranmuotoisen kuvion koko. Nämä yksityiskohdat ovat kuitenkin niin pieniä ja vaikeasti havaittaviakin, ettei niillä ole merkitystä arvioitaessa sitä, ovatko saappaat identtiset sekaannusvaaraa aiheuttavalla tavalla. Edellä jo todetulla tavalla sekaannusvaaraa arvioitaessa ei ratkaisevaa ole, että tuotteet saattaisivat olla erotettavissa niitä rinnakkain verrattaessa.

Mirnet Alligator Kids Boots -saappaat ovat siten Crocs-jalkineiden Georgie-malliston saappaisiin verrattuna niiden kanssa lähes identtiset. Jalkineiden samankaltaisuudesta seuraa, että kokonaisarvostelussa Alligator-jalkineita on myös tältä osin pidettävä Crocs-jalkineiden jäljitelminä. On siten olemassa ilmeinen vaara siitä, että ja Alligator Kids Boots -saappaat ovat sekoitettavissa Georgie-malliston Crocs-saappaisiin. Edellä todetulla tavalla Alligator-jalkineiden edullisemmalla hinnalla ei ole tässä yhteydessä ratkaisevaa merkitystä.

Kuten edellä on todettu, on sopimatonta ja siten sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin nojalla kiellettyä markkinoida jäljittelevää tuotetta, joka saattaa olla sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan markkinoimaan alkuperäiseen tuotteeseen, jollei markkinoinnissa selvästi ilmoiteta jäljittelevän tuotteen kaupallista alkuperää taikka jollei tuotetta muutoin selvästi eroteta alkuperäisestä tuotteesta.

Arvioitaessa onko Mirnet Oy markkinoinnissaan estänyt jalkineiden kaupallista alkuperää koskevan sekaantumisen vaaran, markkinaoikeus pitää perusteltuna arvioida erikseen markkinointia vähittäiskaupassa ja verkkokaupassa.

Asiassa on selvitetty, että ainakin Alligator-sandaaleja on markkinoitu vähittäisliikkeissä siten, että jalkineet on pakattu läpinäkyvään kelmuun. Alligator-sandaalin nilkkaremmissä ja ulkopohjassa on ollut painettu tuotemerkki ”Alligator”. Jalkineiden kaupanpitämistä varten niissä on ollut ripustuskoukku ja siinä, kuten myös jalkineeseen kiinnitetyssä etiketissä, on ollut tuotemerkki ”Alligator”.

Alligator Kids Boots -saappaita on ainakin toimitettu verkkokaupasta niitä tilanneille asiakkaille siten, että jalkineet on pakattu läpinäkyvään kelmuun. Saappaan varressa on ollut mustan värisessä ympyrässä valkoinen tunnus ”A”. Tuotepakkaukseen on ollut kiinnitettynä etiketti, jossa on ollut tuotemerkki ”Alligator”. Sikäli kuin Alligator Kids Boots -saappaita on markkinoitu vähittäisliikkeissä, on siten todennäköistä, että ne myös tuolloin ovat olleet pakattuina läpinäkyvään kelmuun, johon on ollut kiinnitetty mainittu etiketti.

Alligator-sandaaleissa ja Alligator Kids Boots -saappaissa on siten ollut merkittynä tuotenimi tai muu tunnus ja lisäksi jalkineisiin tai niiden tuotepakkauksiin on ollut kiinnitettynä tuotenimeä osoittava sinänsä vaatimaton etiketti. Markkinaoikeus katsoo, että Mirnet Oy mainitulla tavalla jalkineita vähittäisliikkeissä markkinoidessaan on riittävästi erottanut Alligator-jalkineet Crocs-yhtiöiden markkinoimista Crocs-jalkineista ja siten estänyt jalkineiden sekaannusvaaran.

Asiassa on edelleen selvitetty, että Alligator-sandaalien ja Alligator Kids Boots -saappaiden pääasiallinen markkinointikanava on ollut Mirnet Oy:n internetissä ylläpitämä verkkokauppa.

Mirnet Oy verkkokaupan sivustolla www.mirnet.fi/shop on hakijoiden asiakirjatodisteiden 8 ja 11 osoittamalla tavalla otsikon ”Tuoteryhmät” alla valikko, jossa on muun ohella otsikot ”Alligator-kengät” ja ”Lasten Alligator-saappaat”. Näiden otsikoiden alla on puheena olevan jalkineen värivaihtoehtoja osoittava valikko. Alligator-kengät -sivulla on kuusi kuvaa erivärisistä Alligator-sandaaleista ja lisäksi erillisenä kuva vaaleanpunaisesta jalkineesta. Tuotekuvien yhteydessä on mainittu kuvan esittämän jalkineen väri. Sivun oikeassa yläkulmassa on kooltaan pienempi neljää jalkinetta esittävää kuva. Lasten Alligator-saappaat -sivulla on kaksi kuvaa erivärisistä Alligator Kids Boots -saappaista. Tuotekuvien yhteydessä on mainittu kuvan esittämän jalkineen väri ja lisäksi tuotekuvan päällä on teksti ”Alligator Kids Boots”. Sivun oikeassa yläkulmassa on kooltaan pienempi yhtä jalkinetta esittävä kuva.

Markkinaoikeus katsoo, että vaatimus tuotteen kaupallista alkuperää koskevan sekaantumisen vaaran estämisestä korostuu internetsivuston välityksellä tapahtuvassa markkinoinnissa. Edellä kuvatut jalkineessa itsessään olevat tuotenimi tai tunnus eivät ole verkkokaupan sivustolla olevissa jalkineita esittävissä tuotekuvissa erottuneet. Alligator-jalkineita esittävistä tuotekuvista ei voi päätellä, onko kysymyksessä Alligator- vaiko Crocs-jalkine. Crocs-yhtiöt ovat väittäneet, että Mirnet Oy on ottanut verkkokauppansa sivustolle hakijoiden asiakirjatodisteen 8 osoittamalla tavalla kuvan vaaleanpunaisesta Crocs-jalkineesta ja siten markkinoinut Crocs-jalkinetta kuin omaansa. Puheena oleva jalkine on kuvasta ilmenevästä kiinnitysnastasta päätellen pikemminkin Crocs-jalkine kuin Alligator jalkine. Joka tapauksessa kuva osaltaan tukee edellä esitettyä johtopäätöstä siitä, ettei tuotekuvista ole voinut varmuudella päätellä, onko kysymyksessä ollut Alligator- vaiko Crocs-jalkine.

Mirnet Oy:n verkkokaupan sivustolla www.mirnet.fi/shop on sinänsä useassakin kohdin mainittu sana ”Alligator”. Alligator-nimeä on kuitenkin käytetty edellä kuvatulla tavalla lähinnä sivuston tuoteryhmiä luettelevassa valikossa siten, ettei Alligator-nimi ole ulkomuotonsa tai käyttötapansa vuoksi selvästi erottunut markkinoitujen jalkineiden tuotenimeksi. Alligator-nimeä ei ole käytetty kaupan olevien sandaalien tuotekuvien yhteydessä.

Mirnet Oy on markkinoinut verkkokauppansa internetsivustolla Crocs-yhtiöiden jalkineiden yksityiskohtaisia jäljitelmiä. Tästä syystä tuotenimen ilmoittaminen verkkosivustolla edellä esitetyllä tavalla ei ole kuvatuissa olosuhteissa ollut riittävä erottamaan Alligator-jalkineet Crocs-jalkineista. Mirnet Oy ei siten ole osoittanut estäneensä jalkineiden kaupallista alkuperää koskevan sekaannusvaaran syntymistä jalkineita verkkokaupassa markkinoitaessa. Näin ollen Mirnet Oy:n menettely sen markkinoidessa Alligator-jalkineita verkkokauppansa internetsivuilla on ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä ja menettely on siten sopimatonta.

Markkinaoikeus toteaa, että orjallisen jäljittelyn avulla pyritään yleensä käyttämään hyväksi aikaisemmin markkinoilla olleen elinkeinonharjoittajan saamaa mainetta. Näin ollen sopimattomaan orjalliseen jäljittelyyn jo itsessään kuuluu goodwill-arvon oikeudeton käyttäminen eli maineen norkkiminen. Kansainvälisen kauppakamarin vuonna 2006 tarkistetut Markkinoinnin perussäännöt, joista sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöissä (HE 114/1978 vp) todetulla tavalla voidaan saada johtoa hyvän liiketavan sisällön tulkinnassa, ilmentävät periaatetta, jonka mukaan markkinoinnissa ei saa sopimattomasti käyttää hyväksi muun ohella toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta eli goodwillia. Arvioitaessa Mirnet Oy:n menettelyn sopimattomuutta on kokonaisharkinnassa sen vuoksi edellä lausutun lisäksi otettava huomioon se, että Mirnet Oy on edellä kuvatulla menettelyllään markkinoinnissa käyttänyt hyväkseen Crocs-yhtiöiden tunnettua tuotetta ja siihen liittyvää goodwill-arvoa tavalla, jota ei olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen voida pitää hyvän liiketavan mukaisena. Osoituksena Mirnet Oy:n menettelyn hyvän liiketavan vastaisuudesta on osaltaan myös sen verkkokaupan sivustolla julkaistu mainosteksti, joka lähes sanatarkasti hakijoiden asiakirjatodisteen 7 osoittamalla tavalla toistaa Crocs-yhtiöiden markkinoinnissaan käyttämää mainostekstiä.

Orjallisen jäljitelmän aiheuttama sekaannusvaara on markkinoinnissa poistettavissa. Alligator-jalkineiden ja Crocs-jalkineiden lähes identtisestä ulkonäöstä johtuen sekaannusvaaran voidaan katsoa olevan ehkäistävissä Alligator-jalkineita verkkokaupassa markkinoitaessa siten, että verkkosivustolla käytettävissä tuotekuvissa jalkineessa itsessään oleva Alligator-tunnus on selvästi erotettavissa tai että se muutoin liitetään selkeästi jalkinetta esittävään kuvaan ja että Alligator-tunnusta muutenkin käytetään verkkosivustolla siten, että se ulkomuotonsa tai käyttötapansa vuoksi selvästi erottuu markkinoitujen jalkineiden tuotenimenä. Markkinaoikeus toteaa hakemuksen kohdassa a) esitetyn vaatimuksen johdosta, että jalkineiden markkinointi pitää sisällään myös niiden kaupanpidon ja muun kaupallisen tarjonnan eli myynnin.

Kun orjallisen jäljitelmän aiheuttama sekaannusvaara on markkinoinnissa edellä todetulla tavalla estettävissä, asiassa ei ole perusteita ulottaa asiassa annettava kielto hakemuksen kohdassa d) vaaditulla tavalla koskemaan Crocs-yhtiöiden Beach-, Cayman- ja Georgie-mallistojen Crocs-jalkineiden kanssa ulkomuodoltaan samankaltaisten jalkineiden markkinointia ylipäänsä.

Jibbitz kenkäkoristeisiin ulkomuodoltaan sekoitettavissa olevien kenkäkoristeiden markkinointi

Asiassa on riidatonta, että Mirnet Oy on verkkokaupassaan kesällä 2007 lyhyen aikaa markkinoinut hakemuksessa tarkoitettuja kenkäkoristeita. Mirnet Oy on kiistänyt Jibbitz, LLC:n ja Crocs Finland Oy:n vaatimuksen Mirnet Oy kieltämisestä myymästä ja muulla tavoin markkinoimasta Jibbitz-kenkäkoristeisiin ulkomuodoltaan sekoitetta-vissa olevia kenkäkoristeita ainoastaan sillä perusteella, että Mirnet Oy ei enää markkinoi mainittuja kenkäkoristeita.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Se, että Mirnet Oy on lopettanut hakemuksessa tarkoitetun markkinoinnin, ei ole peruste olla kieltämättä Mirnet Oy:tä vastedes markkinoimasta Jibbitz-kenkäkoristeisiin ulkomuodoltaan sekoitettavissa olevia kenkäkoristeita. Mirnet Oy:tä on sen vuoksi hakemuksen kohdassa b) vaaditun mukaisesti kiellettävä markkinoimasta Jibbitz, LLC:n valmistamiin ja Crocs Finland Oy:n markkinoimiin Jibbitz-kenkäkoristeisiin ulkomuodoltaan sekoitettavissa olevia kenkäkoristeita.

Crocs-tavaramerkin käyttäminen markkinoinnissa Googel AdWords -avainsanana

Asiassa on selvitetty, että Google AdWords on Google-hakukonepalvelun tarjoama mainosohjelma, jonka avulla yritykset voivat ostaa mainostilaa. Mainosohjelma toimii siten, että yrityksen mainos näkyy otsikon ”Sponsoroidut linkit” alla hakutulosten vieressä, kun hakukonepalvelun käyttäjä on tehnyt internethakuja yrityksen mainosohjelmaan ilmoittamilla avainsanoilla. Avainsanat ovat sanoja, joilla hakukonepalvelun käyttäjät tekevät Google-hakuja.

Asiassa esitetystä tulosteesta Google-hakukonepalvelun näkymästä (hakijan asiakirjatodiste 17) on sinänsä havaittavissa, että käyttämällä hakusanana sanaa ”crocs”, on hakutulosten lisäksi otsikon ”Sponsoroidut linkit” alla tullut näkyviin mainos ja linkki Mirnet Oy:n verkkosivustolle www.mirnet.fi. Asiassa todistajana kuultu Mirnet Oy:n verkkokaupan sivuston luonut diplomi-insinööri X on kertonut, ettei Mirnet Oy ole käyttänyt AdWords-mainosohjelmassa avainsanana sanaa ”crocs”. Todistajan mukaan käyttämällä hakusanana crocs-sanaa ei ollut voinut saada hakutulosten viereen näkyviin Mirnet Oy:n mainosta.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainitun asiakirjatodisteen sinänsä osoittavan, että käytettäessä sanaa ”crocs” hakusanana, on hakukone tuonut näkyviin AdWords-mainosohjelmaan liitetyn Mirnet Oy:n mainoksen. Sanottu ei kuitenkaan luotettavasti osoita, että Mirnet Oy olisi vastoin kiistämistään käyttänyt AdWords-mainosohjelmassa avainsanana cros-sanaa. Osaltaan tätä johtopäätöstä tukee X:n kertomus siitä, että Google Analytics -käyttäjäseurantapalvelun kautta ei ole ollut jäljitettävissä, että sponsorilinkkien kautta olisi tultu Mirnet Oy:n verkkosivuille käyttämällä avainsanana crocs-sanaa ajalla 1.1.2007–2.6.2008.

Kun asiassa ei ole suljettu pois sitä mahdollisuutta, että mainittu hakutulos on voinut olla mahdollinen myös johtuen jostain Mirnet Oy:n käyttämästä muusta avainsanasta tai jostain muusta syystä, hakemuksen kohdassa c) esitetty vaatimus on hylättävä.

Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan edellä jo todetulla tavalla kieltää jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Kiellon on siten katettava edellä toteutettu lainvastaiseksi katsottu menettely. Ottaen huomioon mitä edellä on lausuttu orjallisen jäljitelmän aiheuttaman sekaannusvaaran estämisestä on asiassa määrättävä kielto muotoiltu jäljempänä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

Kielto on määrättävä noudatettavaksi neljän viikon kuluessa markkinaoikeuden päätöksen antamisesta lukien.

Markkinaoikeuden on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan tehostettava asiassa annettavaa kieltoa uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on otettava huomioon velvoitetun maksukyky ja se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään annettavan kiellon rikkomisen. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, että uhkasakko on asetettava 30.000 euron määräisenä.

Oikeudenkäyntikulut

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n
2 momentin sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisissa asioissa markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

Crocs, Inc.:n, Crocs Finland Oy:n ja Jibbitz, LLC:n asiassa esittämä vaatimus on hyväksytty vain osittain. Tämän vuoksi, ja kun asiassa ei ole ilmennyt syytä velvoittaa Mirnet Oy osaksikaan korvaamaan hakijoiden oikeudenkäyntikuluja, asianosaiset saavat pitää oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n nojalla oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää Mirnet Oy:tä

– markkinoimasta verkkokauppansa sivustolla edellä perusteluissa kuvattuja Crocs, Inc.:n valmistamiin ja Crocs Finland Oy:n markkinoimiin Beach-, Cayman ja Georgie-mallistojen Crocs-jalkineisiin sekoitettavissa olevia jalkineita, ellei niitä markkinoinnissa käytetyin kuvin tai tunnuksin selvästi eroteta Crocs-jalkineista

– markkinoimasta Jibbitz, LLC:n valmistamiin ja Crocs Finland Oy:n markkinoimiin Jibbitz-kenkäkoristeisiin ulkomuodoltaan sekoitettavissa olevia kenkäkoristeita.

Kieltoa on noudatettava neljän viikon kuluessa markkinaoikeuden päätöksen antamisesta lukien.

Kieltoa on noudatettava nyt asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Crocs, Inc.:n, Crocs Finland Oy:n ja Jibbitz, LLC:n vaatimukset hylätään enemmälti.

Mirnet Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään.

Markkinaoikeuden 28.9.2007 määräämä väliaikainen kielto raukeaa.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valituslupahakemuksen ja valituksen tekemiselle päättyy 20.10.2008.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund ja Jaakko Ritvala sekä asiantuntijajäsen Marja-Leena Mansala.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen